QUANDO VIOLAÇÃO DE MARCA VIRA CONCORRÊNCIA DESLEAL?

Reprodução flagrante, imitação parcial ou total de um produto, uso de marcas parecidas fonética ou graficamente, domínios de internet que se aproveitam de erros de digitação. Esses requisitos têm pautado, em boa medida, decisões judiciais que envolvem proteção às marcas e concorrência desleal. É como vêm entendendo tribunais estaduais e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos casos de violação ao direito de marca.

Em 2016, num caso que opôs as empresas Hotel Urbano e Peixe Urbano, a 3ª Turma do STJ considerou que houve concorrência desleal por parte da Hotel Urbano pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela não apenas pelo simples uso expressão “urbano”, mas pelo uso de cores e layout muito semelhantes.

Ao julgar essa disputa – já que a palavra “urbano” não representa em si uma marca – o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que virou relator para o acórdão, considerou que a vedação ao uso da expressão era necessária para a inibição da concorrência desleal, sobretudo sob a vertente do desvio de clientela.

“A manutenção do nome ‘Hotel Urbano’, mesmo em outro formato, representaria premiar a ré pelo seu comportamento ilícito, visto que não encerraria a confusão que se instaurou entre os estabelecimentos que atuam no mesmo ramo do comércio eletrônico, independentemente de não atuarem ambos na atividade de compra coletiva”, decidiu Cueva, que manteve condenação da primeira instância para que o Hotel Urbano pagasse indenização por danos materiais ao concorrente.

A decisão no Recurso Especial 1.606.781/RJ mostra um dos aspectos mais fortes para que o Judiciário interprete certas práticas de violação de marca como concorrência desleal: a atuação no mesmo segmento. É o que explica a advogada Marianna Furtado, especialista em propriedade industrial.

“Em linhas gerais, a violação de marca anda quase sempre de mãos dadas com a concorrência desleal, porque partem de um objetivo comum, a atração de clientela. Mas quando as empresas em disputa não atuam no mesmo ramo, essa hipótese pode vir a ser afastada, e o caso passa a ser tratado mais como de uso parasitário do que concorrência desleal propriamente dita”, afirma.

De acordo com o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996), comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências.

Num outro conflito analisado pela 3ª Turma do STJ, uma academia de ginástica de bairro que usava a expressão “athlética” – assim mesmo, com a letra agá – foi condenada a não mais usá-la sob pretexto de que gerava confusão nos consumidores e, assim, passava a ser concorrência desleal. Isso porque uma grande rede de estabelecimentos do ramo, a Companhia Athlética, se sentiu prejudicada e foi à Justiça.

O imbróglio atlético era ainda mais complicado porque as duas empresas possuíam registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Relatora do Recurso Especial 1.448.123/RJ, a ministra Nancy Andrighi considerou que houve erro da autarquia. E julgou que a academia de menor porte, localizada num bairro de Porto Alegre, se valia da fama da rede de estabelecimentos.

Como afirmou a ministra no voto, “a Lei de Propriedade Industrial elencou no inciso XIX do citado dispositivo legal como vedação ao registro de marca a reprodução ou imitação de marcas preexistentes, para evitar, justamente, a eventual confusão do consumidor e impedir a concorrência desleal, já que, sem tais limitações, marcas novas poderiam tentar entrar no mercado consumidor valendo-se da boa fama e aceitação que uma outra marca mais antiga porventura possuísse”.

Também são comuns as decisões em que o STJ, diante dos fatos apresentados, considera que não há concorrência desleal. Num recurso analisado pela 4ª Turma, a rede de lojas de sapatos Mr. Cat tentava impedir o prosseguimento de registro de marca junto ao INPI dos produtos da Caterpillar. A fabricante de tratores e materiais rústicos buscava proteger a marca “Cat”, seu braço no ramo de roupas, calçados e acessórios.

A Mr. Cat argumentava que poderia haver confusão entre os consumidores, mas o ministro Raul Araújo não viu a situação da mesma forma. É que, além das palavras “mr.” e “cat”, a rede de sapatarias também usa a figura de um pato em sua logomarca. Já a “Cat” vem adornada por um triângulo. Para Raul, distinção mais do que suficiente para que os clientes soubessem estar diante de opções distintas.

“Não se pode ignorar que o núcleo da marca da ora recorrente é o vocábulo ‘MR. CAT’, locução comum, de origem da língua inglesa, não se tratando, portanto, de um vocábulo originalmente criado pela recorrente, com uma singularidade própria. Também é importante salientar que a marca que a recorrida pretende registrar é extraída das três primeiras letras de sua famosa marca “CATERPILLAR”, consolidada e de expressiva notoriedade em diversos seguimentos de máquinas pesadas, no mundo todo”, afirmou o ministro no voto proferido no Recurso Especial 1.104.349/RJ, julgado em 2014.

Nos tribunais

Para o advogado Pedro Mansur, especialista em direito marcário,  o motivo por trás do grande respeito ao direito de propriedade industrial por parte dos tribunais é significativo: atração de investimentos.

“Se um país não respeita esses direitos, você dificilmente consegue atrair investimento, desenvolver a indústria. Se você faz uma marca e todo mundo copia, isso afasta o investidor. É fundamental que exista essa segurança jurídica, e reprimir a concorrência desleal é um fator importantíssimo”, afirma.

Só no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), cinco ações da fabricante de cigarros Souza Cruz contra outras empresas do ramo foram julgadas procedentes, todas elas envolvendo violação de marca e concorrência desleal.

Contra a Brasita, por exemplo, a Souza Cruz pedia para que fosse alterada a embalagem do cigarro Madrid. Segundo confirmou o Tribunal de Justiça do Rio, “observa-se a excessiva similaridade entre os invólucros utilizados pela empresa agravante [Brasita] para a sua marca ‘Madrid’ e a utilizada pela agravada [Souza Cruz] na marca ‘Carlton’”.

No caso do setor de cigarros, a violação pode vir acompanhada de outra prática – a da ausência sistemática de recolhimento de tributos – que afeta a concorrência entre empresas ao reduzir o preço da mercadoria. O governo criou um mecanismo para tirar os chamados devedores contumazes do mercado, mas a prática é questionada. O Supremo Tribunal Federal (STF) pode analisar a constitucionalidade desse instrumento, nesta quinta-feira (17), por meio da ADI 3952.

Fama

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou por concorrência desleal a fabricante do creme para assaduras Depantex, cuja embalagem apresentava os mesmos elementos do líder de mercado, Bepantol Baby.

O Depantex, produzido pelo laboratório catarinense Nativita, usava uma apresentação visual que, segundo a Bayer, responsável pelo Bepantol, colocava no mercado “conjunto-imagem com a mesma percepção sígnica, o que acaba por ocasionar indesejada associação entre as peças”.

O laboratório Nativita foi condenado a alterar substancialmente a embalagem do Depantex e a retirar do mercado os produtos já distribuídos na configuração considerada irregular, assim como eventuais materiais publicitários. O tribunal também condenou a fabricante ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais.

O laboratório Nativita foi condenado a alterar substancialmente a embalagem do Depantex e a retirar do mercado os produtos já distribuídos na configuração considerada irregular, assim como eventuais materiais publicitários. O tribunal também condenou a fabricante ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais.

“A conduta parasitária busca justamente se valer da fama que a marca mais famosa, mais antiga traz. E a ideia é justamente tentar atrair o consumidor, que olha e pensa que os produtos têm a mesma qualidade, são parecidos, do mesmo fornecedor ou de uma linha mais barata. Por isso, é preciso que haja repressão a essas práticas”, conclui Mansur.

Fonte: https://www.jota.info/justica/quando-violacao-de-marca-vira-concorrencia-desleal-17082017