STJ DECIDE: BIGFRAL E MEGAFRAL NÃO PODEM CONVIVER
Natália Bonela
No último dia (22/03), a 3ª turma do STJ, por unanimidade, concluiu que há afinidade ideológica entre as marcas “Bigfral” e “Megafral”, pois ambas traduzem a ideia de “fralda grande” de modo que “pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, da LPI”.
A decisão teve como base o dispositivo legal que “contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Entretanto, existem exceções a este dispositivo legal. Jurisprudências anteriores e o Instituto Nacional da Propriedade Industria (INPI) vinham entendendo que elementos que sejam de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente apelo distintivo não podem ser exclusivos e, ainda que apelem para um mesmo resultado semiológico, devem conviver. O tribunal de origem também seguiu o mesmo entendimento.
Veja como o Manual de Marcas (Resolução do INPI/PR nº 177/2017) elucida o assunto:
Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.
Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.
…
Ex.: Ex.: PLANTUR (para serviços de organização de excursões, cruzeiros [viagens] e reservas para viagens) X TURPLAN (para assinalar visitas turísticas, guia de turismo, agência de viagem, exceto reserva de hotel): Sinais suficientemente distintos. Apesar da afinidade mercadológica entre os serviços assinalados e do fato de serem formados pela inversão de sílabas, cabe observar que os conjuntos em questão são constituídos a partir da combinação de radicais evocativos, comuns a diversas marcas registradas, de diferentes titulares, no segmento em questão, formando palavras distintas gráfica e foneticamente.”
No exemplo dado pela Autarquia Federal apenas foi invertida a ordem dos radicais “PLAN” e “TUR” e, por serem estas expressões extremamente evocativas, comuns a várias marcas do mesmo ramo, não haveria risco de confusão, devendo as marcas conviverem pacificamente se formarem conjuntos diferentes, como é o caso da BIGFRAL x MEGAFRAL.
Curiosamente, a 3ª Turma do STJ não entendeu que as expressões “BIG” e “MEGA” sejam fracas ou evocativas o suficiente para que sejam consideradas desgastadas e, portanto, uma exceção à regra da exclusividade do registro, entendendo que a tese da imitação ideológica se sobrepõe à insuficiência de potencial distintivo neste caso.
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Veja o voto da Ministra Nancy Andrighi neste link: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1692138&num_registro=201703075285&data=20180326&formato=PDF
